Protección de marcas previo a la internacionalización

Dentro de los procesos de internacionalización, las empresas suelen concentrar gran parte de sus esfuerzos en la selección de mercados, la búsqueda de socios locales, la adaptación del modelo de negocio o la estructuración de contratos. Sin embargo, existe una tarea previa que muchas veces recibe menos atención de la que merece: la protección de la marca.

La experiencia demuestra que una marca correctamente registrada puede facilitar significativamente una expansión internacional, mientras que la falta de previsión puede derivar en conflictos legales, retrasos, costos inesperados o incluso la imposibilidad de operar bajo la identidad comercial construida durante años.

Para profundizar sobre este tema, conversamos con Nicolas Eguía, especialista en propiedad intelectual, quien comparte criterios, recomendaciones y experiencias vinculadas a la protección de activos intangibles en procesos de expansión internacional.

Santiago Salcedo: Nicolás, cuando una empresa comienza a pensar en expandirse fuera de su país de origen, suele enfocarse en aspectos comerciales y operativos. ¿Por qué la protección marcaria debería estar entre las primeras decisiones del proyecto?

Nicolás Eguía: Desgraciadamente, la formación en nuestras universidades y centros de estudio ha carecido históricamente de espacios para enseñar el valor que tiene la protección de los activos intangibles de las empresas, entre ellos la marca.

Como resultado, incluso los equipos con mayor grado de profesionalismo suelen desconocer cuestiones fundamentales. Basta mencionar que muchos responsables de expansión creen que el registro es algo que se hace una sola vez y que es válido para todos los países.

También vemos fallas en la estructuración de la propiedad intelectual, como dejar que los distribuidores locales en distintos mercados hagan un uso no regulado de las marcas y demás activos.

Santiago Salcedo: Existe una percepción bastante extendida de que registrar una marca es simplemente un trámite administrativo. Desde tu experiencia, ¿qué riesgos estratégicos corre una empresa que posterga esta decisión?

Nicolás Eguía: El registro en sí mismo es sencillo en casi todos los casos, sobre todo cuando el nombre tiene suficiente distintividad y no existen registros demasiado parecidos en otros países. Lo complejo es entender cuál es la mejor estrategia de protección en cada caso.

Una empresa que solo tiene operaciones en un determinado mercado debe proteger sus productos o servicios y celebrar los contratos adecuados con sus distribuidores; en cambio, una empresa que ya cuenta con producción local requiere otro tipo de protección.

Caso ilustrativo

Recientemente trabajé con una empresa argentina que fabrica y comercializa productos para el jardín, desde macetas hasta rastrillos.

La empresa había crecido mucho y quería empezar a vender en el resto de Latinoamérica. Eligieron un distribuidor en Chile y firmaron un contrato bastante laxo, en el que no se determinaba la propiedad de algunos de los productos que se iban desarrollando en conjunto. Al finalizar la relación comercial, descubrieron que el distribuidor había comenzado a revender productos de terceros utilizando las marcas de la empresa argentina.

Para complicar aún más las cosas, la empresa había hecho un registro en Chile, pero este era insuficiente para los productos y servicios en juego, mientras que el distribuidor sí los había registrado correctamente. Todo derivó en un proceso judicial en Chile, en el que se logró demostrar la mala fe del distribuidor local y recuperar las marcas en disputa.

Fue un proceso costoso en tiempo y esfuerzo que se hubiera evitado con los registros correctos y los contratos apropiados desde el inicio.

Santiago Salcedo: Muchas empresas desconocen que la protección marcaria funciona bajo el principio de territorialidad. ¿Cómo explicarías este concepto a un empresario que está evaluando sus primeros pasos internacionales?

Nicolás Eguía: Exacto. Salvo la Unión Europea, que cuenta con un registro regional, y la Comunidad Andina, que tiene un sistema similar, en todo el mundo rige el sistema territorial: cada país tiene su propia oficina, que analiza la marca solicitada contra las marcas ya registradas allí.

Salvo en los casos de marcas notorias —mundialmente conocidas—, los antecedentes en el extranjero tienen muy poco peso. No es extraño encontrar marcas globales que, al llegar a un país nuevo, descubren que no pueden acceder a su propio nombre en ese mercado (un caso célebre es el de Burger King, que en Australia opera como Hungry Jack’s).

El proceso correcto sería entonces el siguiente: si una empresa nace con una vocación regional o mundial, debe buscar un nombre fácil de registrar, o que al menos tenga las menores posibilidades de conflicto. Existen búsquedas por oficina que permiten conocer de antemano el estado del arte en cada país e intentar predecir si un nombre será obtenible.

Por otro lado, si la empresa inicia su proceso de internacionalización ya con el nombre consolidado, esa búsqueda previa es crucial. Una vez que se conocen los antecedentes en un mercado determinado, todo dependerá del apetito de riesgo del empresario: muchas veces se presentan solicitudes con antecedentes complicados y de todos modos se obtiene el registro, y otras veces lo que parecía sencillo se complica por antecedentes diversos. Al haber tantas jurisdicciones, la casuística es muy amplia.

Santiago Salcedo: ¿Cuáles son hoy los organismos que una empresa franquiciante debería conocer cuando analiza su expansión internacional?

Nicolás Eguía: Los que se me ocurren ahora, que son con los que solemos trabajar más frecuentemente, son:

• INPI (Argentina)
• INAPI (Chile)
• IMPI (México)
• INPI (Brasil)
• USPTO (Estados Unidos)
• EUIPO (Unión Europea)

Santiago Salcedo: En América Latina muchas empresas comienzan su internacionalización por países vecinos. ¿Existen diferencias significativas entre los procesos de registro en mercados como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil o México?

Nicolás Eguía: El proceso suele ser bastante similar; todas las oficinas latinoamericanas tardan entre 8 y 18 meses en completar el trámite. Es importante tenerlo en cuenta para anticiparse: si se está pensando en lanzar un producto o servicio en un nuevo mercado, la protección marcaria es algo que hay que empezar a resolver con bastante anticipación.

Hay que tener en cuenta, además, que en cada oficina hay un analista que revisa el expediente. Puede ocurrir que en Uruguay consideren que la marca solicitada es demasiado similar a otra ya existente en ese país, mientras que en Perú consideren que ambas marcas pueden convivir sin problema.

Lo ideal es trabajar con profesionales en cada país que conozcan los criterios de cada oficina, para ahorrar tiempo en los procesos. Muchos estudios, como el nuestro, desarrollan una red de profesionales locales justamente para tener ese conocimiento cercano de cada oficina.

Santiago Salcedo: Estados Unidos suele aparecer entre los destinos más deseados para las franquicias latinoamericanas. Desde la perspectiva marcaria, ¿qué particularidades presenta ese mercado?

Nicolás Eguía: El mercado norteamericano es de los más complejos en cuestiones marcarias. Así como en Latinoamérica usamos el sistema métrico y ellos el imperial para medir, nuestros sistemas jurídicos de propiedad intelectual parten de principios distintos.

Sin entrar en demasiado detalle técnico, el sistema estadounidense pondera el uso efectivo de la marca de una manera especial: el solicitante debe demostrar que efectivamente la utiliza para aquello que solicita, lo que dificulta la obtención de marcas defensivas.

Santiago Salcedo: Europa ofrece una alternativa interesante a través del registro comunitario. ¿Cómo funciona ese esquema y cuáles son sus ventajas?

Nicolás Eguía: El sistema de la Unión Europea es muy ventajoso, ya que con una sola solicitud se cubren todos los países que forman parte del bloque. Esto no significa que sea «una sola marca», sino que es una única solicitud que luego se va asentando en cada país. Como consecuencia, se obtienen protecciones nacionales en cada uno de esos países al costo de una sola presentación. Es un sistema muy eficiente.

Santiago Salcedo: Cuando una empresa piensa en ingresar a varios países europeos, ¿conviene registrar país por país o avanzar directamente con una Marca de la Unión Europea?

Nicolás Eguía: Casi siempre la respuesta es que conviene hacer el registro directamente en la Unión Europea, salvo casos muy puntuales donde se sepa de antemano que habrá conflictos con una marca preexistente en algún país miembro. La oficina europea, EUIPO, es muy efectiva en la resolución de conflictos y tiene una competencia especial, por lo que idealmente sugerimos canalizar las solicitudes en ese territorio a través de ella. La diferencia de costo entre presentar las solicitudes país por país y hacer la solicitud europea puede ser de hasta diez veces. A su vez, al ser la Unión Europea un mercado común, conviene tener asentado ese registro de antemano para no desperdiciar oportunidades de expansión.

Lamentablemente, tengo casos donde esto no se hizo así: se pidió una marca nacional (en España, por ejemplo) y, al intentar luego cruzar a Francia con esa marca, se encontraron con que un tercero había solicitado poco tiempo después una marca para toda la Unión Europea, lo cual les impidió desarrollarla fuera de España.

Santiago Salcedo: Uno de los temas que suele generar preocupación es descubrir que la marca ya fue registrada por un tercero. ¿Qué alternativas existen en esos casos?

Nicolás Eguía: Existen distintas alternativas. La primera pregunta es si ese tercero hizo el registro de buena o mala fe. En el segundo caso, puede iniciarse una acción para recuperar ese activo. Más difícil es el primer caso, cuando otra empresa eligió el mismo nombre para los mismos productos o servicios en el mismo mercado, sin mala intención.

Allí se puede intentar una compraventa del activo, solicitar igualmente la marca e intentar convivir en el mercado, o bien optar por utilizar un nombre diferente en ese mercado puntual.

Santiago Salcedo: Existen algunos antecedentes internacionales muy conocidos que suelen citarse cuando se habla de protección marcaria. ¿Qué enseñanzas dejan casos como Burger King en Australia, Apple en China o Starbucks en Asia?

Nicolás Eguía: Creo que la principal enseñanza es que en esta materia se equivocan hasta las empresas más grandes. Y también que, siguiendo un playbook relativamente sencillo de buenas prácticas, el 80% de los problemas son perfectamente evitables. Lo que ocurre es que muchas veces ese conocimiento simplemente no existe dentro de las empresas o, directamente, se decide ignorarlo.

Santiago Salcedo: Además de la marca principal, ¿qué otros activos debería considerar una empresa que busca internacionalizar su sistema de franquicias?

Nicolás Eguía: Hoy suele decirse que aproximadamente el 80% del valor de una empresa está representado por sus activos intangibles.

Tomemos el caso de McDonald’s. Sus proveedores firman acuerdos de confidencialidad sobre los componentes de sus productos. Además de registrar la marca principal, también tienen protegidos los nombres de muchos de sus productos —como Big Mac o McNífica—, el packaging, el software que utilizan sus locales y hasta el trade dress, es decir, la identidad visual y estética de los restaurantes. Todo eso forma parte de los activos que una empresa debe proteger para evitar que terceros intenten imitarlos o apropiarse de ellos.

Santiago Salcedo: Si tuvieras que darle tres recomendaciones a una franquicia argentina que hoy está evaluando expandirse a Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, ¿cuáles serían?

Nicolás Eguía: Primero, realizar un análisis de antecedentes en los mercados objetivo y, a partir de esa información, diseñar una estrategia de protección adecuada.

Segundo, identificar correctamente cuáles son los activos que realmente necesitan protección. Esa suele ser la parte más compleja del proceso.

Y tercero, buscar un correcto asesoramiento profesional. Muchas veces esa diferencia es la que termina definiendo si una empresa transita una internacionalización ordenada o termina enfrentando un juicio en el extranjero.

Santiago Salcedo: Para cerrar, hay un tema que siempre aparece cuando hablamos con empresarios: los costos. Sabemos que es una cuestión muy variable, pero ¿podrías darnos una referencia para ayudar a quienes están comenzando a planificar su expansión?

Nicolás Eguía: Es un tema que preferimos no esquivar porque ayuda mucho a planificar.

Los costos dependen del país, de la cantidad de clases de productos o servicios que se quieran proteger y de si aparecen o no oposiciones durante el trámite.

Por eso es muy difícil hablar de un único valor. Lo importante es entender que el proceso puede encararse gradualmente. No hace falta registrar la marca simultáneamente en veinte países. Lo recomendable es priorizar aquellos mercados donde la empresa tiene previsto operar en el corto y mediano plazo y avanzar progresivamente.

Lo realmente importante es que el desconocimiento del costo no termine postergando indefinidamente una decisión que, cuanto antes se tome, más sencilla, económica y segura suele resultar.

Reflexión final

La internacionalización de franquicias exige visión comercial, capacidad operativa y planificación financiera. Sin embargo, ninguna de estas variables puede reemplazar la necesidad de proteger adecuadamente el activo que da identidad al sistema: la marca. La experiencia demuestra que registrar una marca no es simplemente un requisito legal. Es una decisión estratégica que puede facilitar, acelerar y proteger el crecimiento internacional de una empresa.